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13 juin 2019
Droit international

Adhésion du Canada au Protocole de Madrid : faire voyager sa marque de commerce à l’international

L’adhésion du Canada au Protocole de Madrid le 17 juin prochain permettra aux entreprises canadiennes de protéger leurs marques de commerce à l’étranger. Vous trouverez ci-dessous un portrait sommaire du Protocole de Madrid, de ses avantages et des changements à prévoir en droit des marques canadiennes.

Le Protocole de Madrid, c’est quoi?

Regroupant plus de 119 pays à travers le monde, le Protocole de Madrid offre une plateforme simplifiée et centralisée permettant à ses états membres d’enregistrer des marques de commerce et d’obtenir une protection à l’international. En effet, si vous prévoyez faire affaire dans plusieurs pays, il vous suffira de déposer une demande d’enregistrement internationale, basée sur votre demande de marque de commerce canadienne, au Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Une demande d’enregistrement de marque pourrait donc être déposée dans n’importe quel pays membre du Protocole.

Les avantages de l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid

Si vous faites affaire à l’international, la protection de vos marques peut s’avérer longue et coûteuse, notamment car la procédure s’effectue séparément dans chaque pays, dans différentes langues et avec des taxes (plus ou moins onéreuses) à payer dans différentes devises. Le Protocole de Madrid vous simplifiera la vie à plusieurs égards, plus particulièrement :

  • Simplicité de la demande d’enregistrement : une seule demande d’enregistrement, soit une « demande internationale » basée sur votre demande canadienne, en une seule langue (français, anglais ou espagnol), dans une seule devise et à un seul office (l’OMPI) suffit pour que votre marque soit déposée dans les pays membres de votre choix.
  • Diminution des frais : en déposant une demande unique, vous éviterez notamment les frais de traduction des documents, la conversion en diverses devises étrangères et les honoraires des professionnels locaux.
  • Processus simplifié en cas de modification : si une modification à l’enregistrement de la marque survient, notamment un changement d’adresse ou une cession, vous n’aurez qu’à en aviser l’OMPI et ces changements seront automatiquement appliqués à toutes vos marques dans chacun des pays.
  • Diversification du marché : actuellement, la majorité des demandes d’enregistrement de marques canadiennes déposées à l’étranger sont concentrées aux États-Unis. Dorénavant, la simplification de la procédure avec la possibilité de faire une demande internationale facilitera l’entrée des entreprises canadiennes vers divers marchés étrangers. 

Les « moins bons » côtés du Protocole de Madrid

Certains éléments méritent d’être portés à votre attention relativement aux enregistrements internationaux, notamment  :

  • Dépendance des demandes d’enregistrement : l’enregistrement d’une marque internationale demeurera « dépendant » de la demande d’enregistrement de base (au Canada) pour une période de cinq ans à compter du dépôt de votre demande internationale. Par conséquent, dans l’éventualité où votre demande d’enregistrement de base est par exemple rejetée ou votre enregistrement radié, l’enregistrement international correspondant subira le même sort. Il faudra donc attendre cinq années avant d’obtenir l’indépendance de votre enregistrement international.
  • Limite quant à la cession de marque : bien qu’un nombre important de pays fassent partie du Protocole de Madrid, il est à noter qu’un enregistrement international ne peut être cédé à une entité qui ne possède pas d’établissement dans l’un des pays membres du Protocole.

Quelques conseils pratiques

  • Identifiez les marques de commerce de votre entreprise, soit les noms des produits et/ou des services que vous offrez ainsi que vos différents marchés cibles;
  • Déposez dès que possible les noms identifiés comme marques de commerce dans les pays/régions ciblés, idéalement avant même le début de l’emploi, afin d’obtenir des droits d’antériorité;
  • Assurez-vous de prendre les mesures nécessaires afin de surveiller les registres de marques de commerce et vous opposer aux demandes de marques susceptibles de prêter à confusion avec vos marques de commerce.

Enfin, l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid offrira non seulement de nombreux avantages pour les entreprises canadiennes, en permettant une plus grande ouverture vers les différents marchés étrangers, mais attirera également les entreprises étrangères vers le marché canadien.

Si vous avez des questions sur l’adhésion du Canada au Protocole de Madrid ou dans le domaine des marques de commerce en général, n’hésitez pas à nous contacter :

Me Frédéric Letendre – fletendre@yulex.ca

Me Virginie Brien Gagnon – vbgagnon@yulex.ca

Tracy Boudreau – tboudreau@yulex.ca

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