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14 août 2020
Propriété intellectuelle

7 avantages d’enregistrer sa marque de commerce au Canada

Par Me Virginie Brien-Gagnon et Me Frédéric Letendre

Une marque de commerce est un élément distinctif utilisé pour distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux des autres sur le marché. Pratiquement toutes les entreprises ont une marque de commerce, qu’elles le sachent ou non.

Des exemples de marques de commerce populaires sont l’expression « FOODORA » en liaison avec des services de livraison de repas à domicile, le logo de pomme d’Apple en liaison avec des produits électroniques, des ordinateurs et des logiciels informatiques, et le slogan « JUST DO IT » de Nike en liaison avec la fabrication et la vente d’articles de sport.

Au-delà du marketing, les marques représentent l’image, la confiance, la réputation, la qualité et l’exclusivité liées aux produits, aux services et aux activités d’une entreprise. Nous verrons ci-dessous 7 raisons pour lesquelles toute entreprise devrait enregistrer ses marques de commerce au Canada.

1.Étendue de la protection

Les entreprises qui ont enregistré leur marque de commerce au Canada ont le droit d’employer leur marque et d’empêcher toute utilisation non autorisée dans tout le pays, même si elle n’est employée que dans une région spécifique.

Alors que la common law confère une certaine protection limitée aux propriétaires de marques de commerce qui sont employées mais non enregistrées au Canada, l’obtention d’un enregistrement donne des droits exclusifs partout au Canada pendant une période de dix ans, renouvelable indéfiniment.

2. Présomptions en cas de litige

L’enregistrement d’une marque, dont le certificat est émis par le registraire de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), est une preuve que l’entreprise est bel et bien propriétaire de la marque, que l’enregistrement est valide et que l’entreprise emploie effectivement sa marque. En cas de litige, il appartiendra donc à la personne qui prétend avoir des droits sur la marque de le prouver.

Cet enregistrement est également une preuve très utile en cas de différends concernant les noms de domaine et les réseaux sociaux, comme nous le verrons plus loin.

3. Dissuasion et surveillance

Dès qu’une demande de marque de commerce est déposée au Canada, cette marque est inscrite au registre public de l’OPIC. Cela dissuadera la plupart des tiers de bonne foi de copier ou d’adopter une marque pouvant porter à confusion avec celle-ci. De plus, le registraire refusera d’enregistrer toute demande de marque de commerce qui porte à confusion avec une marque qui a déjè été déposée.

4. Exception à l’exigence de la langue française

Cet avantage est bénéfique si l’entreprise détient une marque de commerce en anglais. En effet, une entreprise peut déclarer au Registraire des entreprises du Québec sa marque de commerce qui est dans une langue autre que le français comme nom sous lequel elle fait affaires au Québec s’il s’agit d’une marque de commerce dûment enregistrée auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et qu’il n’existe pas de version française de celle-ci.

De plus, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires prévoie des avantages spécifiques, notamment en matière d’affichage public, pour les propriétaires de marques de commerce (c’est-à-dire les marques enregistrées et non enregistrées). Toutefois, le Registraire des entreprises du Québec a parfois refusé d’inscrire des marques de commerce dans une autre langue que le français qui n’étaient pas enregistrées auprès de l’OPIC.

En ce qui concerne l’affichage public des marques de commerce, nous vous invitons à consulter notre article de blogue sur les nouvelles exigences en vigueur depuis le 24 novembre 2019.

5. Récupération de nom de domaine

Dans un cas où une entreprise voudrait récupérer un nom de domaine lui appartenant puisqu’elle constitue sa marque de commerce, le fait de détenir une marque enregistrée est une preuve suffisante selon l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) qu’elle détient des droits sur cette marque. Elle n’aura donc pas à en faire la preuve lors d’un arbitrage.

6. Violations sur les réseaux sociaux

Plusieurs plateformes de réseaux sociaux ont des politiques claires et des formulaires de plainte spécifiques pour les propriétaires de marques de commerce enregistrées (exemples : Facebook, Instagram, Twitter) en cas de violation par un tiers des droits d’une personne sur sa marque de commerce enregistrée. Pour presque toutes les plateformes, ces politiques se trouvent dans les conditions d’utilisations.

7. Expansion à l’international

Le 17 juin 2019, le Canada a adhéré à trois nouveaux traités sur les marques de commerce, notamment le Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Depuis cette date, toute personne ayant déposé une demande de marque de commerce au Canada peut faire protéger ses marques dans plus de 100 pays à l’aide d’une seule demande auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Attention : contrairement au Canada, de nombreux régimes étrangers n’accordent pas de protection aux propriétaires de marques qui sont employées, mais non enregistrées, de sorte que l’enregistrement devient crucial pour sécuriser ses droits.

Conclusion

Enfin, ceux et celles qui enregistrent leur marque de commerce (ou leurs marques de commerce, le cas échéant) augmentent la valeur, notamment économique de leur entreprise. Par exemple, cette valeur peut être comptabilisée à l’actif du bilan d’une entreprise, entre autres lors de l’évaluation d’une entreprise par des investisseurs ou acheteurs potentiels.

Avez-vous besoin d’aide pour identifier et protéger vos marques ? Vous avez des questions ? Contactez-nous à l’adresse suivante : pi@yulex.ca.

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